Кейс из практики патентного бюро: отстояли товарный знак в споре с Роспатентом

Клиент патентного бюро «Железно» подал заявку на регистрацию товарного знака Pristavkin для услуг 35 класса МКТУ. Под этим брендом он вел онлайн-продажу игровых приставок. Экспертиза Роспатента вынесла предварительный отказ: по мнению ведомства, заявленное обозначение было сходно до степени смешения со словесным элементом «ПРИСТАВКИН», который уже использует другой индивидуальный предприниматель.

Казалось бы, у бренда нашего клиента никаких шансов получить защиту, но мы нашли выход.

Роспатент посчитал, что раз заявитель и правообладатель обозначения «ПРИСТАВКИН» — разные лица, регистрация знака Pristavkin способна ввести потребителя в заблуждение относительно того, кто именно оказывает услуги под этим брендом. Отказ был мотивирован пунктом 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ — нормой, которая блокирует регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги.

Отказы по пункту 3 статьи 1483 ГК РФ нередко пугают заявителей: формулировка про введение потребителя в заблуждение звучит категорично. Но на практике это основание требует от экспертизы серьезной доказательной базы.

Наш ключевой аргумент в ответе на предварительный отказ ведомства опирался на устоявшуюся правовую позицию Суда по интеллектуальным правам. Согласно этой позиции, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем необходимы доказательства того, что у потребителей действительно возникла и сохраняется устойчивая ассоциативная связь между конкретным обозначением и неким предшествующим производителем.

Иными словами, сам по себе факт, что кто-то использовал похожее обозначение раньше заявителя, — не основание для отказа.

Специалисты бюро выстроили возражение по нескольким направлениям.

1. Поисковая выдача говорит в пользу заявителя. Юристы нашего бюро провели собственный анализ поисковой выдачи по запросу «Pristavkin» и показали, что в первую очередь потребитель находит сайты, связанные именно с деятельностью заявителя, а не противопоставленного лица.

2. Обозначения на сайтах не тождественны. Было показано, что оформление и элементы обозначения на сайте, указанном экспертом, отличаются от заявленного знака, а значит, у потребителя нет оснований считать, что оба лица — это один и тот же бренд.

3. Отзывы потребителей как доказательство узнаваемости заявителя. В сети были найдены отзывы, датированные ранее даты подачи заявки, которые связывают обозначение именно с деятельностью заявителя. Это стало прямым доказательством того, что ассоциативная связь у потребителей формировалась вокруг клиента бюро, а не вокруг противопоставленного лица.

4. Природа самого обозначения. Отдельным аргументом стало то, что «Pristavkin» — это фамилия, не имеющая широкого распространения, и сама по себе она не содержит ложных или вводящих в заблуждение сведений о том, кто оказывает услуги.

Совокупность аргументов позволила бюро «Железно» убедительно показать: вывод о возможности введения потребителя в заблуждение не был подтвержден документально и не мог служить законным основанием для отказа. В результате Роспатент снял возражения, и товарный знак «Pristavkin» получил решение о регистрации.

Нужна помощь в регистрации товарного знака? Обращайтесь к специалистам патентного бюро “Железно”. Оставьте заявку на бесплатную консультацию в MAX по номеру +79229092784 или Telegram.

Кстати, регулярно публикуем посты в МАХ на тему регистрации товарных знаков и получения патентов. Заходите!