Кейс ENIGMAPRO: грамотный ответ на предварительный отказ вместо смены названия
Амина Хасамбековна
Разбираем реальный кейс из практики патентного бюро «Железно». Клиент подал заявку на словесный товарный знак ENIGMAPRO для товаров 8 класса МКТУ. Роспатент предварительно противопоставил ему комбинированный знак ENERGOPRO для однородных товаров. Мы подготовили ответ на уведомление экспертизы и показали различия обозначений в звучании, написании и смысле. Роспатент принял доводы, и ENIGMAPRO был зарегистрирован.
Основание для предварительного отказа Роспатента
Формальным основанием для отказа выступил п. 6 ст. 1483 ГК РФ: обозначение не регистрируют, если оно тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров.
На первый взгляд обозначения действительно похожи: оба состоят из девяти букв латинского алфавита, оба выполнены в едином регистре и заканчиваются на «PRO». Наша задача заключалась в том, чтобы показать: за внешним сходством «по силуэту» скрываются существенные различия по всем трем критериям, которые применяются при сравнении обозначений.
Как доказать отсутствие сходства до степени смешения
Сравнение обозначений проводилось по звуковому, графическому и смысловому критериям.
1. Звуковой (фонетический) критерий
Несмотря на одинаковую длину — 9 букв — произношение обозначений оказалось принципиально разным:
- ENIGMAPRO звучит как «И-ниг-мап-ро»;
- ENERGOPRO звучит как «Э-нер-гап-ро».
Различия проявляются уже в самом начале слова — а именно начальная часть обозначения в первую очередь фиксируется восприятием потребителя:
- первый слог отличается гласным звуком — «и» против «э»;
- второй слог звучит совершенно по-разному — «ниг» и «нер»;
- в третьем слоге различаются согласные звуки, причем они даже не являются созвучными — «мап» и «гап».
Эти различия снижают фонетическое сходство обозначений и влияют на их общее восприятие.
2. Графический (визуальный) критерий
Заявленное обозначение является чисто словесным — без стилизации, особого цветового решения или оригинальных изобразительных элементов. Противопоставленный же знак — комбинированный: он выполнен другим шрифтом и включает оригинальный изобразительный элемент желто-серого цвета.
Наличие у противопоставленного знака индивидуализирующего графического элемента и иного шрифтового решения визуально отличает его от простого словесного обозначения заявителя — потребитель, увидев оба знака, не станет считать, что товары под ними производит одно и то же лицо.
3. Смысловой (семантический) критерий
Здесь удалось привести, пожалуй, самый убедительный довод. Оба обозначения на первый взгляд выглядят фантазийными словами, но при более внимательном анализе распадаются на смысловые составляющие:
- «ENIGMAPRO» = «ENIGMA» («загадка») + «PRO» («про», «профи»);
- «ENERGOPRO» = «ENERGO» («энергия») + «PRO» («про», «профи»).
Элемент ENIGMA может восприниматься как английское слово *enigma* — «загадка». Элемент ENERGO вызывает ассоциацию с энергией и энергетикой. Поэтому смысловые ядра обозначений различаются, несмотря на общее окончание PRO.
Смысловое содержание этих частей принципиально различно: «загадка» и «энергия» не имеют ничего общего по семантике и вызывают у потребителя совершенно разные ассоциации и образы.
Общий элемент «pro» не может изменить этот вывод, поскольку он широко используется в товарных знаках разных правообладателей и сам по себе не обладает высокой различительной способностью.
Таким образом мы показали, что различия между ENIGMAPRO и ENERGOPRO присутствуют по всем трем критериям одновременно, а значит, обозначения формируют разное общее впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом — то есть отсутствуют основания, по которым потребитель мог бы связать оба знака с одним и тем же производителем.
Роспатент согласился с представленными доводами, и товарный знак ENIGMAPRO был зарегистрирован.
Что это значит для бизнеса
- Одинаковая длина слова — не показатель сходства. Совпадение количества букв или общей структуры обозначения («что-то + PRO») еще не означает, что знаки будут признаны сходными до степени смешения — решающее значение имеет фактическое звучание, написание и смысл.
- Разложение слова на смысловые части — сильный аргумент. Если «фантазийное» на первый взгляд обозначение можно разбить на узнаваемые смысловые компоненты, стоит проанализировать их семантику отдельно — часто это выявляет принципиальные различия, которые не видны при поверхностном сравнении.
- Общий элемент в конце слова редко решает исход спора. Широко используемые окончания вроде «pro», «tech», «lab» и подобные обычно не обладают высокой различительной способностью и сами по себе не создают сходства между знаками.
- На уведомление о предварительном отказе стоит подготовить аргументированный ответ. На этой стадии заявитель ещё может представить доводы и документы до вынесения окончательного решения.
FAQ: часто задаваемые вопросы
По каким критериям сравнивают сходные товарные знаки?
По трем основным признакам: звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому). Итоговый вывод о сходстве делается на основе общего впечатления, которое обозначения производят на среднего потребителя, а не по отдельным совпадающим буквам или частям слова.
Может ли обозначение считаться сходным только из-за одинаковой длины или похожего окончания?
Нет. Формальное совпадение количества букв или общего элемента (например, «pro») не является достаточным основанием для вывода о сходстве, если по факту произношение, написание и смысл слов существенно различаются.
Как доказать, что «фантазийное» слово имеет самостоятельное смысловое значение?
Нужно показать, что слово раскладывается на узнаваемые смысловые составляющие с распространенным переводом или значением, знакомым среднему потребителю, и что эти значения принципиально отличаются от смысловых элементов противопоставленного знака.
Учитывается ли отсутствие изобразительных элементов у заявленного обозначения при сравнении с комбинированным знаком?
Да. Если противопоставленный знак содержит оригинальный изобразительный элемент, особый шрифт или цветовое решение, а заявленное обозначение является чисто словесным, это усиливает визуальное отличие между знаками и работает в пользу заявителя.
Что нужно указать в ответе на уведомление о предварительном отказе, чтобы повысить шансы на регистрацию?
Содержание ответа зависит от доводов экспертизы. В него могут входить правовое обоснование, сравнение обозначений, анализ однородности товаров, словарные и реестровые материалы, доказательства приобретенной различительной способности или иные документы, относящиеся к конкретному основанию уведомления.
Что будет, если доводы в ответе на предварительный отказ не убедят экспертизу?
Если экспертиза отклонит представленные доводы, будет вынесено окончательное решение об отказе в регистрации. В этом случае заявитель вправе обжаловать его в Палате по патентным спорам, однако это более длительная и затратная процедура по сравнению со своевременным и аргументированным ответом на предварительной стадии.
Нужна помощь с ответом на предварительный отказ Роспатента или регистрацией товарного знака? Оставьте заявку на бесплатную консультацию на сайте патентного бюро «Железно», в MAX по номеру +79229092784 или Telegram.
Кстати, регулярно публикуем посты в МАХ на тему регистрации товарных знаков и получения патентов. Заходите!