Конкуренты зарегистрировали ваш бренд как товарный знак. Что делать и как оспорить товарный знак?

Представьте ситуацию.

Вы несколько лет развиваете бизнес под одним брендом. У вас есть сайт, соцсети, реклама, вывеска на магазине, постоянные клиенты. Возможно, это название даже входит в фирменное наименование вашего ООО.

Товарный знак вы не регистрировали. Не было необходимости: бренд ваш, бизнес ваш, вы используете его уже много лет.

А потом приходит письмо от конкурента: «Вы незаконно используете наш товарный знак. Требуем прекратить использование обозначения и выплатить компенсацию».

Вы открываете реестр Роспатента и обнаруживаете, что конкурент действительно зарегистрировал ваш бренд как товарный знак. Первая мысль обычно такая: «Как так? Я использовал это название много лет. Почему теперь оно принадлежит кому-то другому?»

В этой статье разберемся:

Не совсем. В российском праве есть принципиальное различие между использованием обозначения в бизнесе и исключительным правом на зарегистрированный товарный знак.

Компания может годами использовать название на сайте, в рекламе, на вывеске или на упаковке. У нее может быть ООО с соответствующим фирменным наименованием, домен, страницы в соцсетях. Но само по себе это не дает исключительного права на товарный знак.

Товарный знак — это отдельный объект интеллектуальной собственности. Исключительное право на него возникает только в результате государственной регистрации в Роспатенте. Пока вы не зарегистрировали обозначение сами, теоретически это может сделать кто-то другой, даже если вы используете название дольше.

Но это не значит, что у вас совсем нет прав. Дело в том, что закон признает за предпринимателем и другие самостоятельные права на обозначение, которое он использует: право на коммерческое обозначение, право на фирменное наименование. Также у вас может быть право на объект авторского права (например, на логотип). Именно эти права и становятся оружием в споре с конкурентом, который зарегистрировал ваш бренд как товарный знак. Разберем, как именно.

Начните с самого товарного знака. Реестр товарных знаков Роспатента находится в открытом доступе, по номеру свидетельства можно проверить:

Нарушением считается использование обозначения именно в отношении тех товаров, для которых знак зарегистрирован, либо однородных с ними. Если конкурент торгует одеждой, а вы оказываете услуги ремонта техники под похожим названием, вопрос о нарушении вовсе не так очевиден.

Для оспаривания чужого товарного знака нужно доказать, что ваше право на обозначение возникло раньше даты приоритета чужого товарного знака. Соберите как можно больше документов: старые архивные материалы сайта, публикации в соцсетях, рекламные объявления, фотографии вывески, упаковки и продукции, каталоги, презентации, договоры, счета, накладные, акты, коммерческие предложения, переписку с клиентами, публикации в СМИ.

Важно смотреть не только на дату документа, но и на то, что именно он доказывает.

Когда доказательства собраны, у вас есть три самостоятельных пути оспорить регистрацию товарного знака конкурента. Их можно использовать по отдельности или параллельно.

Оспорить регистрацию товарного знака конкурента можно путем подачи возражения в Палату по патентным спорам ФИПС. ФИПС — это подведомственное Роспатенту учреждение.

Закон дает несколько самостоятельных оснований, каждое из которых опирается на право, возникшее у вас раньше, чем конкурент подал заявку:

Основание для возражения в этих случаях: п. 8 ст. 1483 ГК РФ (конфликт с более ранним коммерческим обозначением или фирменным наименованием) либо п. 9 ст. 1483 ГК РФ (конфликт с объектом авторского права).

Важный плюс: по этим основаниям срок для оспаривания не ограничен. Возражение можно подать в течение всего срока действия правовой охраны товарного знака конкурента (подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ).

Возражение подает заинтересованное лицо (ст. 1513 ГК РФ), рассматривает его Роспатент (Палата по патентным спорам) в административном порядке. Решение Роспатента можно обжаловать в Суде по интеллектуальным правам.

Приобретение и использование исключительного права на товарный знак может быть признано недобросовестной конкуренцией по ст. 14.4 закона «О защите конкуренции» (а одно только приобретение права по ст. 14.8 этого же закона).

Но важно понимать: сам факт регистрации конкурентом «вашего» бренда еще автоматически не означает недобросовестную конкуренцию. Согласно практике ФАС и судов для этого нужно доказать всю совокупность обстоятельств:

Только если доказана вся эта совокупность, а не какой-то один пункт, действия можно квалифицировать как акт недобросовестной конкуренции.

Заявление подается в ФАС в письменной форме. К заявлению стоит приложить: документы, подтверждающие ваше использование обозначения, доказательства известности бренда среди потребителей, рекламные материалы.

Если ФАС признает действия конкурента недобросовестной конкуренцией по приобретению права на товарный знак, это решение становится самостоятельным основанием для обращения в Роспатент уже по подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, чтобы аннулировать регистрацию.

Иск подается против самого конкурента-правообладателя (он выступает ответчиком) с требованием признать его действия по приобретению и использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции. Данный спор подсуден Суду по интеллектуальным правам.

Логика доказывания здесь та же, что и для ФАС: истцу нужно самостоятельно подтвердить всю совокупность обстоятельств недобросовестности, которая описана выше. Разница в том, что ФАС защищает публичный интерес — порядок на рынке в целом, а в суд может обратиться только тот, чьи собственные права нарушены недобросовестной регистрацией.

Если суд установит недобросовестность, это решение, как и решение ФАС, становится основанием для обращения в Роспатент по подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, чтобы аннулировать регистрацию товарного знака конкурента.

Не всегда нужно идти по одному из трех вышеуказанных путей. Иногда быстрее и дешевле решить вопрос путем переговоров:

Такой вариант особенно оправдан, если стоимость судебных и административных процедур превышает стоимость решения вопроса напрямую, а конкурент готов к переговорам.

Взвесить, стоит ли спор того. Даже если у вас есть аргументы для спора, стоит оценить финансовую часть ситуации. Можно потратить значительные ресурсы на административные процедуры и судебные процессы. А можно оценить стоимость ребрендинга и сравнить ее со стоимостью многолетнего спора.

Это не значит, что нужно всегда уступать конкуренту. Иногда защита бренда принципиальна, особенно если в него вложены большие деньги и за ним стоит значительная клиентская база. Но решение должно приниматься после оценки рисков, а не только из принципа «это мое название».