Три буквы и шесть стран: как мы регистрировали товарный знак JIB по всему миру

Получение нескольких отказов в регистрации — это не повод отказываться от работы. Это повод подготовиться к марафону и пополнить копилку сложных, но интересных кейсов. Именно так рассуждали эксперты патентного бюро “Железно”, когда познакомились с правообладателем товарного знака JIB.

Прежде чем перейти к истории, стоит разобраться, как вообще устроена международная регистрация товарных знаков — потому что путаница здесь возникает часто.

Мадридская система — это механизм, который позволяет подать одну заявку на товарный знак и одновременно указать в ней нужные страны-участницы. Администрирует её Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). На сегодняшний день к Мадридской системе присоединились более 130 государств, включая большинство экономически значимых рынков.

Как это работает на практике:

Плюсы: одна заявка, одна пошлина (базовая), централизованное делопроизводство, одна дата приоритета для всех стран.

Минусы: если в первые пять лет «базовый» знак в стране происхождения аннулируется — рушится вся международная регистрация («центральная атака»). Плюс каждая страна всё равно ведёт себя по-своему, и без местных партнеров не обойтись.

Альтернатива — подавать заявки напрямую в патентное ведомство каждой нужной страны, минуя ВОИС. Это дороже и сложнее административно, зато даёт больше гибкости: можно тонко адаптировать перечень товаров и услуг под требования конкретного рынка, нет риска «центральной атаки», а коммуникация с ведомством выстраивается напрямую.

На практике крупные компании часто комбинируют оба подхода: Мадридская система — для охвата, национальные заявки — для приоритетных рынков с особыми требованиями.

Важно понимать: ни Мадридская, ни национальная система не отменяет необходимости работать с местными патентными поверенными. По законодательству иностранная компания не имеет права напрямую отвечать на предварительные отказы и бороться за знак — нужен аккредитованный представитель внутри страны.

Наш клиент — производитель станков и ручных инструментов. Захотел зарегистрировать товарный знак JIB в нескольких ключевых для его бизнеса юрисдикциях: Бразилии, Индии, Китае, Евросоюзе, Турции и США. Уже на старте мы понимали: трехбуквенная аббревиатура — это территория высокого риска. Но клиент захотел попробовать побороться за знак, это его право.

Мы подали заявки по Мадридской системе на все шесть рынков. И — сюрприза не случилось — везде пришли предварительные отказы. На нас со всех сторон смотрели чужие JIB-ы.

Клиент хотел получить защиту по двум классам МКТУ:

В Бразилии и Турции нам удалось пробиться только в 8 классе. Конкурирующие знаки по 7-му классу оказались непробиваемыми. Частичная победа — тоже победа: ручные инструменты теперь под защитой.

В Турции дополнительно пришлось отработать период оппозиции — это стандартная процедура, когда после публикации заявки третьи лица могут заявить о своих правах. То же самое, кстати, в США и ЕС.

Индия не дала ничего. Здесь сыграл роль один принципиальный факт: индийские ведомства работают очень медленно. Все пересмотры и апелляции идут в темпе эпохи парового двигателя. Бороться можно — но нужно быть готовым ждать годами без гарантий результата. В данном кейсе было принято решение не продолжать.

В Европе всё получилось по обоим классам, хотя процесс был непростым. Как и в США. Там свой вайб регистрации. Американское ведомство USPTO ненавидит обобщённые формулировки. «Станки» — это не товар, это категория. Нам пришлось переводить буквально каждую позицию: токарный станок, фрезерный станок, шлифовальный станок — и так по всему списку. Через несколько раундов уточнений перечень был согласован. Регистрация получена.

Самая долгая и запоминающаяся история — Китай. Китайская система аннулирования товарных знаков достаточно гибкая: если чужой знак фактически не используется, его можно оспорить и снять с реестра. Процедура относительно быстрая по сравнению со многими другими юрисдикциями. Мы этим активно воспользовались и аннулировали значительное количество мешающих знаков.

Но один не сдавался до последнего. У правообладателя в перечне товаров значились резиновые подшипники. На первый взгляд — причём тут станки? Нам казалось очевидным: подшипники — это не наш товар, не однородный. Первая инстанция с нами не согласилась и отказала. Пришлось идти в апелляцию.

В апелляции мы смогли доказать, что резиновые подшипники и станочное оборудование не являются однородными товарами — у них разные потребители, разные каналы сбыта, разное функциональное назначение. Суд нас услышал. Знак был аннулирован. Путь открыт.

Этот кейс растянулся на четыре года. Если смотреть на таблицу результатов:

Это не идеальный результат. Но это — максимум, которого можно было добиться, учитывая стартовые условия: трехбуквенная аббревиатура, высококонкурентные классы товаров, шесть очень разных юрисдикций.

Мадридская система — это старт, а не финиш. Она даёт удобный механизм подачи, но не снимает необходимости работать с каждой страной индивидуально. Везде свои процедуры, свои сроки, свои требования к формулировкам.

Без местных партнеров — никуда. Это не вопрос компетенции — это вопрос международного права. Российская компания не может вести работу с USPTO или CNIPA напрямую. Нужен аккредитованный поверенный на месте. Уровень компетенций этого партнёра во многом определяет исход дела. За годы работы в международной регистрации брендов у “Железно” сформирован пул самых надежных.

Каждая юрисдикция — отдельный мир. США — придирки к формулировкам. Индия — невероятные сроки. Китай — гибкое аннулирование, но непредсказуемые суды. Турция — период оппозиции. ЕС, Бразилия — свои нюансы. Шаблонного подхода не существует.

Патентное бюро «Железно» успешно регистрирует товарные знаки не только в России, но и за рубежом. Если у вас похожая задача или вы хотите защитить бренд в нескольких юрисдикциях — расскажем, как это работает, на бесплатной консультации.

Оставьте заявку в MAX по номеру +79229092784 или Telegram.

Кстати, регулярно публикуем посты в МАХ на тему регистрации товарных знаков и получения патентов. Заходите!