Кейс WOODZAVOD: как фирменное наименование помогло сузить охрану товарного знака конкурента и зарегистрировать свой
≈ 6 мин. чтения Когда экспертиза отказывает в регистрации из-за более раннего знака, а правообладатель этого знака присылает претензию, кажется, что остается только менять название. Патентное бюро «Железно» знает другой путь: найти в собственной истории компании более раннее право и использовать его, чтобы добиться победы в Верховном Суде.
С чего все началось
Клиент подал заявку № 2023709318 на комбинированное обозначение WOODZAVOD. Охрану он запрашивал в 4, 19, 35, 37 и 40 классах МКТУ: от строительных материалов до услуг по строительству и обработке материалов.
Экспертиза отказала: по ее мнению, обозначение сходно до степени смешения с более ранней заявкой № 2022788805 на обозначение Woodzavod. Противопоставленный знак охватывал 19 и 37 классы. Почти одновременно правообладатель направил клиенту досудебную претензию с требованием прекратить использование названия.
Почему здесь не сработал привычный ответ на уведомление
В большинстве споров с экспертизой ответ строится на различиях обозначений: фонетика, графика, смысл. Здесь этот путь был закрыт. Словесные элементы совпадали, и спорить с фонетическим тождеством не имело смысла.
Второе препятствие юридическое. Фактическое использование названия само по себе приоритета перед более ранним знаком не дает: по п. 6 ст. 1483 ГК РФ решает сравнение дат приоритета, а не то, кто начал пользоваться обозначением раньше на практике. Поэтому ответ экспертизе мог лишь отсрочить результат, но не изменить его.
Стратегия сменилась. Вместо попытки «обойти» противопоставленный знак решили оспорить его регистрацию в части перечня нужных нам классов.
Козырь клиента: более раннее фирменное наименование
Основанием для оспаривания стал п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Он не позволяет регистрировать обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с фирменным наименованием, которое возникло раньше даты приоритета товарного знака и принадлежит другому лицу, если оно используется в отношении однородных товаров и услуг.
Для успеха нужно было доказать сразу три обстоятельства:
- фирменное наименование клиента возникло раньше даты приоритета оспариваемого знака;
- оно сходно с этим знаком до степени смешения;
- до этой даты компания реально вела деятельность в сфере, однородной товарам и услугам, для которых знак зарегистрирован.
Третий пункт оказался самым трудоемким. Выписки из ЕГРЮЛ для него недостаточно: она подтверждает существование наименования, но не то, что под ним что-то производили или оказывали. Требовались договоры, акты, счета и другие документы, показывающие реальную работу компании до нужной даты.
Путь через инстанции
Палата по патентным спорам. Возражение против предоставления охраны чужому знаку удовлетворили частично. Часть позиций в 19 и 37 классах осталась в силе, и для клиента такой результат не снимал проблему.
Суд по интеллектуальным правам. Клиент оспорил решение Палаты в той части, где ему отказали. По делу № СИП-57/2025 суд признал предоставление охраны недействительным в отношении всего перечня, который был нужен клиенту.
Президиум Суда по интеллектуальным правам. Роспатент подал кассационную жалобу, но решение суда первой инстанции осталось в силе.
Верховный Суд. Роспатент обратился и сюда. Определением № 300-ЭС25-13764 судья отказала в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.
Что это значит для бизнеса
- Проверьте дату регистрации своей компании до ребрендинга. Старое фирменное наименование может оказаться ценным активом: по п. 8 ст. 1483 ГК РФ оно позволяет оспорить более поздний товарный знак.
- Отказ по приоритету не всегда снимается ответом экспертизе. Если обозначения тождественны, спорить о различиях бессмысленно. В таких ситуациях сильнее работает атака на основание чужого права.
- Собирайте доказательства реальной деятельности заранее. Договоры, акты, счета, переписка за период до даты приоритета чужого знака нужны не для красоты: без них довод о более раннем наименовании не сработает.
- Частичную победу в Палате можно продолжить в суде. Если Палата удовлетворила возражение не полностью, решение обжалуется в Суд по интеллектуальным правам, и итог может быть иным.
- Используйте претензию как повод проверить чужое право. Получив требование прекратить использование названия, стоит сначала оценить, на чём основано право отправителя, а не сразу соглашаться на ребрендинг.
Ответы на частые вопросы
Что такое п. 8 ст. 1483 ГК РФ простыми словами?
Это запрет регистрировать товарный знак, если он совпадает или схож до степени смешения с чужим фирменным наименованием, возникшим раньше, и эта организация действительно работает в однородной сфере. Норма защищает компании, которые начали вести бизнес раньше, чем появился конкурирующий знак.
Достаточно ли выписки из ЕГРЮЛ, чтобы доказать более раннее фирменное наименование?
Нет. Выписка подтверждает, что наименование было зарегистрировано, но не показывает реальную деятельность. Нужны документы, подтверждающие, что до даты приоритета спорного знака компания производила товары или оказывала услуги: договоры, акты, счета, накладные.
Дает ли фактическое использование обозначения преимущество перед более ранним знаком?
Само по себе нет. Приоритет по п. 6 ст. 1483 ГК РФ определяется датами, а не тем, кто раньше начал использовать название на практике. Использование становится аргументом лишь в связке с отдельными основаниями, например с более ранним фирменным наименованием.
Кто вправе подать возражение против предоставления охраны товарному знаку?
Заинтересованное лицо, чьи права или интересы затрагиваются такой регистрацией. Возражение подается в Палату по патентным спорам, а ее решение при необходимости обжалуется в Суд по интеллектуальным правам.
Что делать, если Палата по патентным спорам удовлетворила возражение лишь частично?
Оценить, какие позиции остались в силе и насколько они важны для бизнеса. Если для работы нужен более широкий перечень, решение Палаты можно оспорить в Суде по интеллектуальным правам. В этом деле именно так и поступили.
Нужно ли реагировать на досудебную претензию правообладателя?
Игнорировать ее не стоит, но и соглашаться сразу необязательно. Сначала проверяют основания права отправителя: дату приоритета, объем охраны, возможные основания для оспаривания. От результата этой проверки зависит дальнейшая стратегия.
Можно ли оспорить чужой товарный знак, если у меня нет своего?
Да, если у вас есть иное более раннее право, например фирменное наименование, и вы можете доказать реальную деятельность до даты приоритета спорного знака. Отсутствие собственной регистрации само по себе этому не мешает.
Получили отказ в регистрации или претензию из-за чужого знака? Специалистыпатентного бюро «Железно» оценят, есть ли основания оспорить чужую регистрацию, и предложат стратегию. Оставьте заявку на бесплатную консультацию на сайтепатентного бюро «Железно», в MAX по номеру+79229092784 илиTelegram.
Кстати, регулярно публикуем посты вМАХ на тему регистрации товарных знаков и получения патентов. Заходите!